Wstępne zastrzeżenia UPRP
Urząd zakwestionował możliwość rejestracji sloganu i wskazał, że oznaczenie może być odbierane jako opisowe, a nie jako znak identyfikujący pochodzenie towarów lub usług.
Case study / znaki towarowe / UPRP
Wstępna odmowa rejestracji znaku towarowego. Jak przekonaliśmy UPRP do zmiany stanowiska
Duży przedsiębiorca chciał zarejestrować slogan „Twój dobry dzień zaczyna się w nocy”. Urząd Patentowy wstępnie zakwestionował możliwość udzielenia ochrony, wskazując na opisowy charakter oznaczenia. Zamiast rezygnować ze zgłoszenia, przygotowaliśmy odpowiedź na zastrzeżenia i doprowadziliśmy do rejestracji znaku.
Sedno sprawy
Wstępna odmowa rejestracji nie jest tym samym co definitywny koniec postępowania. Kluczowe jest ustalenie, dlaczego Urząd kwestionuje znak i czy istnieją argumenty pozwalające wykazać jego zdolność odróżniającą.
Wstępna odmowa to nie koniec świata. Dobrze przygotowana odpowiedź może przekonać Urząd do zmiany stanowiska i uratować zgłoszony znak bez zaczynania całego procesu od nowa.
Punkt wyjścia
Slogan miał znaczenie dla marki, ale Urząd dostrzegł przeszkodę do rejestracji
Klient prowadzi dużą sieć sklepów w Polsce i chciał uzyskać ochronę dla sloganu używanego w komunikacji marki. Ryzyko polegało na tym, że oznaczenie mogło zostać uznane za zbyt opisowe, a więc pozbawione wystarczającej zdolności odróżniającej.
Ryzyko utraty ochrony
Brak skutecznej odpowiedzi mógł doprowadzić do odmowy udzielenia prawa ochronnego i pozostawić klienta bez rejestracji dla oznaczenia wykorzystywanego w biznesie.
Ryzyko ponownego startu
Alternatywą mogło być modyfikowanie znaku i składanie kolejnego zgłoszenia, co oznaczałoby kolejne koszty, czas i brak pewności co do wyniku.
Slogan złożony z prostych słów
Trudność polegała na pokazaniu, że choć poszczególne wyrazy są powszechnie używane, ich konkretne połączenie może jako całość pełnić funkcję odróżniającą.
Ryzyko
Najgorszą reakcją byłoby uznanie, że skoro Urząd ma zastrzeżenia, znak jest już stracony
Na tym etapie nie chodziło o składanie nowego zgłoszenia. Najpierw należało precyzyjnie odpowiedzieć na argumentację Urzędu i wykazać, dlaczego zgłoszone oznaczenie powinno być oceniane jako całość.
01
Definitywna odmowa rejestracji
Brak przekonującej odpowiedzi mógł zakończyć postępowanie odmową i pozostawić markę bez oczekiwanej ochrony.
02
Utrata czasu i opłat
Ponowne zgłoszenie oznaczałoby kolejny proces, kolejne opłaty urzędowe i przesunięcie momentu uzyskania ochrony.
03
Zmiana sloganu mimo jego wartości marketingowej
Klient mógł zostać zmuszony do odejścia od oznaczenia, które było już elementem komunikacji marki, mimo że istniały argumenty za jego rejestracją.
Nasza strategia
Nie zmienialiśmy znaku. Zmieniliśmy sposób, w jaki Urząd miał na niego spojrzeć
Skoncentrowaliśmy się na zdolności odróżniającej sloganu jako całości. Sam fakt, że znak składa się ze słów używanych w języku potocznym, nie przekreśla automatycznie możliwości rejestracji. Kluczowe było wykazanie, że konkretna kombinacja nie powinna być oceniana wyłącznie jako prosty opis.
01
Analiza podstaw wstępnej odmowy
Sprawdziliśmy, z jakiego powodu UPRP zakwestionował rejestrację i które elementy argumentacji wymagają odpowiedzi.
02
Ocena sloganu jako całości
Przeanalizowaliśmy nie tylko pojedyncze słowa, lecz sposób ich zestawienia i to, czy oznaczenie jako całość może pełnić funkcję identyfikującą markę.
03
Odpowiedź na zastrzeżenia Urzędu
Przygotowaliśmy stanowisko pokazujące, że powszechny charakter poszczególnych słów sam w sobie nie przesądza o braku zdolności odróżniającej całego sloganu.
04
Obrona pierwotnego zgłoszenia
Zamiast rekomendować zmianę oznaczenia i ponowny wniosek, broniliśmy zgłoszonego znaku w istniejącym postępowaniu.
05
Rejestracja znaku
UPRP przychylił się do przedstawionej argumentacji, zmienił wstępne stanowisko i udzielił ochrony na zgłoszony znak towarowy.
Rezultat prawny
UPRP zmienił stanowisko i zarejestrował znak
Po rozpatrzeniu naszej odpowiedzi na wstępne zastrzeżenia Urząd przychylił się do argumentacji dotyczącej oceny sloganu jako całości i udzielił prawa ochronnego.
Rezultat biznesowy
Klient może dalej budować markę wokół tego samego oznaczenia
Nie było potrzeby rebrandingu, modyfikowania sloganu ani rozpoczynania nowego postępowania rejestracyjnego.
Najważniejszy efekt
Wstępna odmowa została odwrócona na etapie postępowania przed UPRP, zanim stała się definitywną porażką zgłoszenia.
Koszt i czas
Bez utraty opłat i bez ponownego startu
Przyjęta strategia pozwoliła wykorzystać istniejące zgłoszenie. Klient nie musiał ponownie modyfikować znaku ani składać kolejnego wniosku tylko dlatego, że Urząd początkowo ocenił oznaczenie negatywnie.
Wniosek dla przedsiębiorców
Wstępna odmowa nie musi oznaczać końca znaku
Jeżeli UPRP kwestionuje rejestrację, najpierw warto sprawdzić, czy jego stanowisko da się skutecznie zakwestionować. Kancelaria, która rzeczywiście zna praktykę znaków towarowych, może znaleźć argumenty pozwalające uratować oznaczenie zamiast od razu rekomendować nowy znak i nowe zgłoszenie.
Najczęstsze pytania
Wstępna odmowa rejestracji znaku w UPRP
01Czy wstępna odmowa UPRP oznacza, że znak nie zostanie zarejestrowany?×
Nie. Wstępne negatywne stanowisko Urzędu oznacza, że UPRP dostrzegł przeszkodę do rejestracji i daje zgłaszającemu możliwość odniesienia się do niej. Właśnie na tym etapie dobrze przygotowana argumentacja może mieć kluczowe znaczenie.
02Czy slogan reklamowy może być znakiem towarowym?×
Tak, jeżeli jako całość posiada zdolność odróżniającą i może wskazywać odbiorcom komercyjne pochodzenie towarów lub usług. Każdy slogan trzeba oceniać indywidualnie, a nie tylko przez pryzmat tego, czy składa się ze zwykłych słów.
03Czy znak złożony z powszechnie używanych słów może zostać zarejestrowany?×
Może. To, że poszczególne słowa są typowe lub powszechnie używane, nie przesądza automatycznie o ocenie całego oznaczenia. Istotne jest znaczenie i odbiór konkretnej kombinacji w odniesieniu do wskazanych towarów i usług.
04Co zrobić po otrzymaniu wstępnej odmowy rejestracji znaku?×
Najpierw trzeba przeanalizować podstawę zastrzeżeń Urzędu, zakres zgłoszenia oraz argumenty, które mogą przemawiać za rejestracją. Dopiero wtedy można zdecydować, czy bronić zgłoszenia, ograniczyć jego zakres, zmienić strategię czy rozważyć inne rozwiązanie.
05Czy UPRP może zmienić stanowisko po odpowiedzi zgłaszającego?×
Tak. Celem odpowiedzi jest właśnie przedstawienie argumentów i materiału, które mogą wpłynąć na ocenę Urzędu. W tej sprawie po naszej odpowiedzi UPRP zmienił wstępne stanowisko i znak został zarejestrowany.
06Czy po wstępnej odmowie lepiej od razu zgłosić nowy znak?×
Niekoniecznie. Nowe zgłoszenie oznacza dodatkowy czas, koszty i często konieczność zmiany oznaczenia. Jeżeli istnieją mocne argumenty za rejestracją pierwotnego znaku, warto najpierw ocenić możliwość jego obrony.
Prowadząca sprawę
Paulina Bogdan
Aplikant radcowski / znaki towarowe
W sprawie kluczowe było rozdzielenie dwóch kwestii: prostoty poszczególnych słów od zdolności odróżniającej całego sloganu. Zamiast traktować wstępne stanowisko Urzędu jako koniec postępowania, przygotowaliśmy argumentację skoncentrowaną na tym, jak oznaczenie powinno być oceniane jako całość.
Profil Pauliny ↗UPRP zakwestionował Twój znak?
Wstępna odmowa nie musi kończyć rejestracji
Przeanalizujemy podstawę zastrzeżeń Urzędu i ocenimy, czy można skutecznie obronić zgłoszenie. Czasem właściwa argumentacja pozwala zachować znak, którego przedsiębiorca był już gotowy się pozbyć.
Porozmawiaj z prawnikiem ↗