Co zrobiła druga strona
Międzynarodowa grupa odzieżowa, powołując się na wcześniejsze prawa do podobnego oznaczenia, najpierw zażądała wycofania zgłoszenia, a następnie wniosła sprzeciw w EUIPO w zakresie klasy 35.
Case study / znaki towarowe / EUIPO
Sprzeciw wobec znaku w EUIPO. Jak doprowadziliśmy do rejestracji marki
Polski przedsiębiorca z branży e-commerce i autodetailingu zgłosił unijny znak towarowy. Duża międzynarodowa marka odzieżowa wniosła sprzeciw. Zamiast eskalować spór, wykorzystaliśmy okres cooling-off, doprecyzowaliśmy zakres ochrony i doprowadziliśmy do wycofania sprzeciwu oraz rejestracji znaku.
Sedno sprawy
Formalna kolizja nie wynikała z tego, że obie firmy prowadziły ten sam biznes. Problemem był zbyt szeroko opisany zakres usług w klasie 35.
Nie trzeba było rezygnować z całego zgłoszenia. Trzeba było usunąć dokładnie ten fragment wykazu, który tworzył konflikt, a jednocześnie zachować ochronę potrzebną do rzeczywistej działalności klienta.
Punkt wyjścia
Duża marka odzieżowa sprzeciwiła się zgłoszeniu sklepu z branży autodetailingu
Klient prowadzi e-commerce z kosmetykami i akcesoriami do czyszczenia oraz pielęgnacji samochodów. Odzież, obuwie i nakrycia głowy były jedynie uzupełnieniem oferty, ale ich obecność w wykazie usług stworzyła pole do sprzeciwu.
Gdzie powstała kolizja
Zgłoszenie obejmowało usługi handlu detalicznego i hurtowego związane m.in. z odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy, czyli obszarem objętym wcześniejszymi prawami przeciwnika.
Co było stawką
Rejestracja unijnego znaku oraz możliwość dalszego rozwijania e-commerce pod własną marką na rynku UE bez rezygnacji z ochrony istotnej dla modelu sprzedaży klienta.
Co utrudniało sprawę
Po drugiej stronie stała duża korporacja z wcześniejszymi prawami i profesjonalnym zapleczem prawnym, mimo że podstawowe profile działalności obu przedsiębiorców były odmienne.
Ryzyko
Pełny spór nie był jedynym możliwym scenariuszem
Największym ryzykiem było potraktowanie sprzeciwu jako sytuacji zero-jedynkowej: albo bronimy całego wykazu, albo rezygnujemy ze znaku. W rzeczywistości można było poszukać rozwiązania odpowiadającego faktycznemu modelowi biznesowemu.
01
Brak rejestracji w oczekiwanym zakresie
Nieprawidłowo poprowadzona sprawa mogła ograniczyć ochronę marki bardziej, niż wymagał tego rzeczywisty punkt kolizji.
02
Kosztowna faza sporna
Wejście w pełną wymianę pism i dalszą część postępowania oznaczałoby większe koszty, formalności i czas po obu stronach.
03
Zbyt szerokie ustępstwo
Wycofanie całego zgłoszenia albo nadmierne ograniczenie wykazu mogłoby pozbawić klienta ochrony potrzebnej do rozwijania sklepu i marki.
Nasza strategia
Usunąć punkt kolizji, nie wartość całego zgłoszenia
Zamiast natychmiast przechodzić do pełnego sporu, wykorzystaliśmy okres ugodowy i zaprojektowaliśmy rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej działalności klienta.
01
Analiza praw i modelu biznesowego
Porównaliśmy sprzeciw, wcześniejsze prawa przeciwnika oraz faktyczną działalność klienta. Kluczowe było rozdzielenie formalnego brzmienia wykazu od rzeczywistego profilu sklepu.
02
Cooling-off zamiast eskalacji
Rozpoczęliśmy negocjacje w okresie ugodowym i złożyliśmy w EUIPO wniosek o jego przedłużenie. Druga strona zaakceptowała przedłużenie, co dało przestrzeń na wypracowanie rozwiązania.
03
Precyzyjne doprecyzowanie klasy 35
Zaproponowaliśmy, aby usługi związane z odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy były powiązane wyłącznie z kontekstem czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, czyli działalnością detailingową klienta.
04
Porozumienie i wycofanie sprzeciwu
Uzgodniliśmy treść porozumienia. Przeciwnik wycofał sprzeciw, a zgłoszony unijny znak towarowy został następnie zarejestrowany.
Porozumienie
Zakres ochrony został dopasowany do rzeczywistego biznesu
Wykaz usług w klasie 35 został doprecyzowany tak, aby elementy związane z odzieżą, obuwiem i nakryciami głowy odnosiły się wyłącznie do kontekstu czyszczenia i pielęgnacji pojazdów.
Sprzeciw
Druga strona wycofała sprzeciw
Precyzyjne ograniczenie pola konfliktu zabezpieczyło interesy obu stron i pozwoliło zakończyć sprawę na etapie ugodowym.
Rezultat
Klient zachował markę, a unijny znak towarowy został zarejestrowany bez prowadzenia pełnego postępowania spornego.
Efekt biznesowy
E-commerce może dalej rozwijać się pod własną marką
Klient zachował potrzebny, precyzyjnie opisany zakres usług w klasie 35 i może rozwijać działalność na rynku UE bez rezygnacji z kluczowej ochrony marki.
Wniosek dla właścicieli marek
Sprzeciw nie musi oznaczać końca rejestracji
Zanim przedsiębiorca wejdzie w kosztowny spór, warto sprawdzić, czy kolizję można usunąć przez precyzyjne ograniczenie lub doprecyzowanie wykazu. Czasem najlepszą ochroną biznesu nie jest walka o każde słowo zgłoszenia, lecz zachowanie dokładnie tego zakresu, którego firma naprawdę potrzebuje.
Najczęstsze pytania
Co warto wiedzieć o sprzeciwie w EUIPO
01Czy sprzeciw wobec unijnego znaku oznacza, że znak nie zostanie zarejestrowany?×
Nie. Sam sprzeciw rozpoczyna spór dotyczący zakresu ochrony. W tej sprawie udało się wypracować porozumienie, po którym przeciwnik wycofał sprzeciw, a znak został zarejestrowany.
02Czy można negocjować zamiast prowadzić pełny spór?×
Tak. W tej sprawie negocjacje w okresie cooling-off pozwoliły ustalić rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej działalności klienta i zakończyć sprawę przed pełną fazą sporną.
03Na czym polega cooling-off w EUIPO?×
To okres przeznaczony na próbę ugodowego zakończenia sporu. W opisanej sprawie wykorzystaliśmy go do negocjacji, a po zgodzie drugiej strony wystąpiliśmy o jego przedłużenie, aby dać stronom czas na porozumienie.
04Czy ograniczenie wykazu może zakończyć sprzeciw?×
Może, jeżeli właściwie usuwa obszar kolizji. Tutaj doprecyzowanie klasy 35 pozwoliło oddzielić działalność detailingową klienta od podstawowego obszaru działalności przeciwnika.
05Co jeśli firmy działają w różnych branżach?×
Różny profil działalności nie zawsze eliminuje formalną kolizję. Znaczenie ma również sposób sformułowania wykazu towarów i usług. Właśnie ten element był kluczowy w opisanej sprawie.
06Czy duża międzynarodowa marka ma z góry przewagę?×
Skala drugiej strony nie przesądza wyniku. Trzeba przeanalizować wcześniejsze prawa, zakres zgłoszenia i realny model działalności. W tej sprawie pozwoliło to znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron.
Wiedza i następny krok
Pogłęb temat
Case study pokazuje praktykę. Poniższe materiały rozwijają zasady, które stoją za zastosowanym rozwiązaniem.
02
Znaki towarowe - usługa kancelarii
Materiał uzupełniający do tego case study.
Przejdź do materiału ↗Sprawę prowadził
Paweł Głąb
Wspólnik / radca prawny
W tej sprawie odpowiadał za strategię, negocjacje i postępowanie przed EUIPO. Kluczowe było rozdzielenie formalnego zakresu wykazu od rzeczywistego profilu działalności klienta oraz takie zaprojektowanie ograniczenia, które usuwało konflikt bez odbierania marce potrzebnej ochrony.
Poznaj Pawła ↗Masz sprzeciw wobec znaku?
Nie zakładaj, że musisz wybierać między pełnym sporem a rezygnacją z marki
Przeanalizujemy wcześniejsze prawa, zakres Twojego zgłoszenia i realne pole kolizji. Sprawdzimy, czy lepszą drogą jest obrona, negocjacje lub precyzyjne ograniczenie wykazu.
Porozmawiaj z prawnikiem ↗